Guía para la  solicitud de registro de marcas comerciales en China

En esta publicación de nuestro blog detallamos la guía general para la  solicitud de registro de marcas comerciales en China ante la Agencia china de propiedad intelectual (CNIPA, por sus siglas en inglés “China National Intellectual Property Administration).

1.- Búsqueda preliminar

Es preciso realizar siempre una búsqueda preliminar de la marca a registrar, con el objetivo de determinar las probabilidades de éxito de la solicitud; éstas serán más altas en tanto en cuanto la marca a registrar no sea idéntica o demasiado similar a una marca ya registrada, induciendo así a confusión (en esos casos la solicitud será rechazada).

Cuando tal circunstancia se produce, es práctica habitual proceder a averiguar la identidad de los titulares de las marcas ya registradas, así como las clases y subclases asociadas a la marca, a fin de analizar la viabilidad de plantear al titular de la marca ya registrada una posible coexistencia de ambas marcas.

En resumen, esta búsqueda preliminar es esencial para determinar tanto las probabilidades dé éxtio de la solicitud de registro como la estrategia adecuada para alcanzarlo.

2.- Solicitud

2.1 Información / Documentación necesaria 

a) Nombre y dirección del solicitante.

La información ha de corresponderse fielmente con la reflejada en los documentos societarios del solicitante (Licencia de negocio en caso de solicitantes personas jurídicas chinas, Nota Simple del Registro mercatil en caso de sociedades españolas).

En su caso, el nombre / denominación social y dirección / domicilio social serán traducidos al chino de acuerdo con su transcripción fonética.

b) Una copia escaneada de la Licencia china de negocio / Nota Simple del Registro Mercantil español / Documento de identidad del representante de la sociedad.

Tanto la Licencia como la Nota deben ser firmadas por el representante legal / administrador / apoderado.

Marca en alfabeto latino, con relación de:

Clases seleccionadas en registros previos en España o en U.E.  y clases en las que se pretende registrar en China (de las 45 clases de la Clasificación de Niza)

Productos / Servicios a incluir en la solicitud.

En cuanto a los elementos nominativos de la marca, es muy recomendable registrar también en alfabeto chino. Para ello, la mejor opción es combinar una traducción literal y fonética.

c) Una copia escaneada de poder notarial otorgado a nuestro favor para presentar la solictud de registro.

d) Logo de la marca.

Resolución recomenda

    • Entre 400*400 y 1000*1000 px.

Color:

    • Si el Cliente decide registrar la marca con la misma paleta de colores de su diseño original, la marca únicamente podrá ser usada en China continental en dicho color/es, una vez registrada con éxito. En caso de representarla de otra manera, y de acuerdo con el Artículo 49 de la Ley de Marcas de China, tal acto se considerará como una “alteración de marca registrada” y, por tanto, la CNIPA podrá actuar de oficio o a instancia de parte para invalidar la marca;
    • Si, por el contrario, el Cliente registra la marca en blanco y negro, podrá representar y usar la marca en cualquier color que desee (siempre que la marca se registre con éxito).

2.2 Notas

Todas las firmas solicitadas han de ser exactamente iguales a la del representante legal de la persona jurídica en cuestión, y han de ser ejecutadas con tinta negra (nunca en otro color) y preferiblemente con pluma.

a) Una vez presentada la solicitud, ésta no puede ser modificada.

b) En el caso de que el producto / servicio que el Cliente quiera registrar no se encuentre en el base de datos de productos / servicios de la CNIPA, dicho producto / servicio puede ser añadido expresamente en la solicitud de registro; no obstante, cabe la posibilidad de que la CNIPA no lo acepte y elimine el producto / servicio de la solicitud (de ahí la importancia de la búsqueda preliminar).

c) Si toda la documentación / información presentada es correcta, la CNIPA notificará la aceptación de la solicitud en el plazo de un mes desde su presentación. A partir de dicha aceptación, la solicitud entrará en las fases de revisión substancial y publicidad.

d) Las marcas mixtas pueden registrarse a través de una única solicitud o en solicitudes separadas para los elementos nominativos y los figurativos.

e) Recomendamos proceder con el registro siempre mediante el sistema nacional (a través de la CNIPA) en vez de mediante el sistema internacional (a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual / Sistema de Madrid)

3.- Revisión sustancial y resultado de solicitud

Durante el examen de fondo, la CNIPA revisará que la solicitud cumple todos los requisitos sustantivos (que la marca solicitada no pertenece a una categoría que conforme a la legislación de marcas no puede registrarse, y que no está en conflicto con una marca ya existente).

En caso de las marcas mixtas, serán examinados los elementos nominativos y figurativos por separado; si cualquiera de las partes fuera considerada idéntica o muy similar a una marca ya existente, la solicitud de registro será rechazada en su conjunto.

El examen de fondo puede extenderse hasta seis meses, trasncurridos los cuales pueden producirse los siguientes resultados:

3.1 Aprobación preliminar

Se aprobará la solicitud de forma preliminar y se iniciará el período de publicidad, el cual tiene una duración de tres meses. Si durante ese período ningún tercero se opone, la marca será inscrita.

En caso de que un tercero se oponga, el Cliente puede optar por no adoptar ninguna medida y simplemente esperar la decisión final de la CNIPA, o puede presentar una defensa contra la oposición en base a pruebas de uso y otros argumentos sólidos basados en prioridad, etc. Cada caso ha de analizarse a la luz de sus circunstancias particulares.

3.2 Denegación

En caso de que la solicitud fuera rechazada, la CNIPA indicará los motivos, que habrán de estudiarse para valorar la solicitud de una revisión de la decisión en vía administrativa. Rechazada de nuevo la solicitud, cabe interponer recurso contencioso-administrativo.

4.- Miscelánea

4.1 Vigencia, caducidad.

El plazo válido de una marca registrada en China es de diez años, prorrogable por períodos iguales de diez años sujeto a renovación expresa antes de la fecha de caducidad.

Para proceder con la renvoación se requiere un poder y una nueva copia de la Licencia de actividad / Nota simple registral, ambos firmados por la persona autorizada, así como el pago de tasa de renovación. No es necesario aportar pruebas de uso.

4.2 Vigencia, nulidad.

Los derechos del titular de una marca pueden ser revocados y la marca puede ser declarada nula. La diferencia es que la caducidad es efectiva desde la fecha de solicitud, mientras que una declaración de nulidad suprime el registro de la marca de la UE con efecto retroactivo.

Una marca registrada puede ser declarada nula después de su inscripción si concurren motivos absolutos (si la marca no tenía carácter distintivo o el solicitante actuó de mala fe, por ejemplo) o relativos (por las mismas razones por las que se presentó la oposición, por ejemplo) y si un tercero solicita tal nulidad. En ese caso, se abriría un proceso contradictorio en el curso de cual le es permitido al titular de la marca presentar alegaciones.

4.3 Cancelación por falta de uso por tres años consecutivos

Los derechos del titular de una marca china pueden revocarse en ausencia de un uso efectivo. La legislación china establece que una marca debe ser objeto de un uso efectivo en el territorio chino en un plazo de tres años consecutivos a partir de su registro. Se incia a instancia de parte, y el titular dispone de un plazo de dos meses, a partir de la recepción de la notificación correspondiente por parte de la CNIPA, para probar el uso efectivo de su marca en China. Cabe recurso contra la decisión de la CNIPA de revocar los derechos asociados a la marca por falta de uso.

En cuanto a las pruebas de uso, se considera “uso efectivo” de la marca:

a) el uso de la marca en paquetes, envases o etiquetas de productos, especificaciones y manuales de productos, etc.

b) el uso de la marca en documentos comerciales relativos a venta de productos, incluyendo contratos de compraventa, facturas, recibos, certificados de cuarentena de importación y exportación, declaraciones aduaneras, etc.

c) el uso de la marca en medio tales como radio o televisión, o en publicaciones específicas aprobadas por la autoridad administrativa china correspondiente.

d) el uso de la marca en carteles, catálogos de venta u otras formas de propaganda.

e) el uso de la marca en exhibiciones y exposiciones aprobadas por la autoridad del gobierno correspondiente (nacional o provincial), incluyendo materiales impresos con la marca registrada y otros materiales o fotos proporcionados por los organismos organizadores de las exhibiciones y exposiciones.

f) otros materiales mediante los cuales pueda probarse que la marca ha estado en uso en China por un período razonable de tiempo y que su difusión y conocimiento por parte del público chino son amplios.

4.4 Cesión

Las marcas inscritas en China pueden ser objeto de licencia y cesión, para lo cual existen procedimientos específicos en la CNIPA.

 

 

 

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